Registro de Contrato de Tecnologia e Franquia

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São muitos os motivos que levam as pessoas a averbarem os contratos de licenças para exploração de patentes, desenhos industriais e licenças de uso de marcas, assim como registrarem os contratos de transferência de tecnologia e de franquia: licenciá-los para uma empresa, conseguir uma licença para poder impulsionar o negócio, proteger os seus ativos, além de desejar obter o conhecimento de tecnologias que não são sustentados por direitos de propriedade industrial.

É preciso ter em mente que, afora a garantia que a averbação e registro dos contratos junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) proporcionam aos envolvidos, também é a única forma para o Banco Central do Brasil autorizar a remessa de divisas ao exterior como forma de pagamento pela negociação, bem como anuir o pagamento.

O INPI define esse contrato como o comprometimento entre as partes que estão envolvidas no processo, totalmente formalizado em um documento, no qual ficam determinados os aspectos de caráter técnico e as condições econômicas da transação. Acompanhe o texto para saber mais detalhes sobre esse contrato!

O que é contrato que envolve propriedade industrial, de tecnologia e de franquia?

Segundo a Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96 e a Instrução Normativa n° 16/2013 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, esse contrato é aquele que envolve a licença uso de marcas, exploração de desenho industrial, exploração de patentes, de franquia, de aquisição de conhecimentos tecnológicos e de assistência técnica.

A definição legal também compreende os contratos de cessão de direitos de propriedade industrial, quando o titular do direito residir fora do país, de acordo com o que está no artigo 3º da referida Instrução Normativa.

Ou seja, estamos falando de todos os contratos envolvendo o licenciamento ou cessão de propriedade industrial, ela sendo passível de proteção por monopólio temporário (marcas, desenhos industriais e patentes) ou não (caso dos segredos industriais e know-how).

O objetivo é dar acesso a terceiros que tenham o interesse de explorar e desenvolver comercialmente a propriedade industrial, a tecnologia ou franquia, seja por meio de processos, produtos ou aplicação em serviços e/ou materiais.

Por que é importante ter um contrato de franquia?

Bom, o sistema de franquias tem sido uma grande tendência no mundo todo e em crescente desenvolvimento aqui no Brasil, onde os empreendedores estão cada vez mais em busca de estratégias inovadoras por meio de alianças e de parcerias empresariais.

De maneira geral, nesse sistema, o franqueador cede ao seu franqueado o direito de usar a marca ou a patente e, também, a permissão de distribuir serviços ou produtos, por meio de remuneração indireta ou direta, sem um vínculo trabalhista.

Os contratos de franquia (franchising) passaram a ser regidos pela Lei nº 13.966, de 2019, desde 26 de março de 2020 que revogou a Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994. Esse contrato é um documento que tem o objetivo de formalizar um acordo comercial em conformidade com as partes, para fornecer produtos ou serviços para terceiros, que são os verdadeiros destinatários finais.

Logo, estamos falando sobre um instrumento de fundamental importância. Afinal de contas, é por meio dele que serão definidos todos os direitos e as obrigações existentes entre as partes.

Vale lembrar que o principal documento que compõe esse contrato é a COF (Circular de Oferta de Franquia). Algumas das principais cláusulas presentes na COF são os valores das taxas, os balanços financeiros, os layouts, o investimento inicial exigido, área geográfica de atuação, suportes fornecidos pela franqueadora e muitas outras. De acordo com a Lei de Franquias, a COF deve ser entregue com, no mínimo, 10 dias de antecedência da assinatura do contrato ao interessado. Se isso não for feito, o franqueado tem o direito de pleitear a anulação do negócio e solicitar a devolução dos valores pagos.

Lembrando que o contrato deve sempre ser feito por escrito e assinado com a presença de duas testemunhas. Além disso, é bom ressaltar que ele não terá vigência para sempre, por isso é fundamental que a renovação de contrato de franquia seja feita.

Quais são os tipos de contratos que podem ser feitos e os requisitos?

Há inúmeros contratos que podem ser firmados entre as partes interessadas. Confira quais são os principais a seguir!

Licença para uso de marca

É um contrato que dá a autorização para terceiros usarem uma marca devidamente registrada por um período de tempo. Para pedir essa licença, é necessário indicar o número do processo marcário junto ao INPI as condições de uso e, claro, se há a possibilidade de sublicenciá-la.

Cessão de marca

Contrato que transfere definitivamente a titularidade da marca para terceiros. Para que isso aconteça de acordo com a lei, é necessário que a marca seja registrada e que o titular peça essa transferência na Diretoria de Marcas (INPI).

Licença para exploração de desenho industrial

É um contrato que dá autorização para terceiros explorarem um desenho industrial durante um determinado tempo.

Cessão de desenho industrial

Neste contrato, diferentemente do que acontece no caso acima, existe a transferência de titularidade do desenho. Para ser viável, o material deve estar regularizado junto ao INPI e o titular deve pedir a transferência perante a Diretoria de Desenho Industrial dessa Autarquia.

Licença para exploração de patente

Esse contrato autoriza que terceiros explorem uma patente regularmente concedida ou depositada. Tal licença é feita por tempo determinado, devendo delimitar as condições ligadas à exclusividade ou não da utilização, e também especificar se existe permissão para sublicenciar a patente.

Cessão de patente

O objetivo desse contrato é transferir definitivamente a titularidade da patente para outra pessoa, governo ou empresa. Para ter validade, o titular deve pedir a transferência da patente junto à Diretoria de Patentes (INPI).

Licença compulsória de patente

É um pedido para que o direito de exclusividade do titular da patente seja suspenso temporariamente. Assim, o titular da patente fica sujeito a licença compulsória quando o objeto da patente não está tendo exploração no Brasil por causa da produção incompleta ou ainda devido à falta de fabricação, ou então, pelo abuso de poder econômico.

Ela pode ser solicitada apenas três anos depois da patente ser concedida e sempre por pessoas que tenham capacidade econômica e técnica, assim como, interesse para explorá-la.

Licença de topografia de circuito integrado

Esse contrato permite que um registro de topografia de circuito integrado seja explorado por um determinado tempo. Se a cessão dessa tecnologia for requerida, ela vai trocar de titularidade.

Franquia

Um contrato que concede temporariamente o modelo de negócio que envolve marca ou patente, serviços, transmissão de padrões e transferência de tecnologia.

Nele, deve ter o número do registro e/ou pedido dos direitos de propriedade industrial, além de informações específicas sobre a franquia, o demonstrativo financeiro e o perfil ideal do franqueado. Além disso, é preciso apresentar a COF, documento já mencionado anteriormente, que traz todos os dados importantes sobre o negócio.

Serviços de assistência técnica e científica

É o contrato que tem o objetivo de obter técnicas para criar um determinado estudo ou projeto e prestar um serviço especializado.

Fornecimento de tecnologia

Por fim, esse contrato visa adquirir técnicas e conhecimentos que não são amparados por direitos de propriedade industrial. Os contratos de licença de utilização de programas de computador estão incluídos e neles precisam ter: o conjunto de informações e os dados técnicos que possibilitem a fabricação.

Quais são os serviços que não são caracterizados como transferência de tecnologia?

Nos termos do Art. 211 da Lei nº 9.279/96, por não serem caracterizados como transferência de tecnologia, determinados serviços técnicos especializados têm dispensa de averbação. Confira a lista deles:

Serviços feitos fora do país sem a presença de técnicas da empresa do Brasil, que não gerem relatórios e documentos, como o beneficiamento de produtos;
Agenciamento de compras, e aqui os serviços de logística são incluídos (tarefas administrativas ligadas à liberação alfandegária, suporte ao embarque etc.);
Certificação e homologação de qualidade de produtos;
Consultoria no setor comercial;
Consultoria no setor financeiro;
Consultoria com objetivo de participação em licitação;
Consultoria no setor jurídico;
Consultoria remota, sem gerar documentos;
Serviços de marketing;
Serviços de instalação implementação, implantação, suporte, manutenção, integração, adaptação, customização, certificação, configuração, migração, tradução, parametrização ou localização de programa de computador;
Licença de utilização de programa de computador (software);
Serviços de treinamento para usuário final;
Aquisição de uma única cópia de programa de computador;
Distribuição de programa de computador.

Para quem é indicado?

A invenção ou marca é, sem dúvida alguma, o maior ativo financeiro de uma pessoa física ou jurídica. Portanto, a proteção que se estende sobre elas é essencial e indispensável para quem deseja protegê-las, prevenindo-se contra uso, falsificação ou cópia indevida.

Assim, é possível tomar as medidas cabíveis, pois há amparo da lei. A pessoa que deseja transferir sua propriedade intelectual, tecnologia ou franquia, certamente busca o registro para ter uma segurança maior no acordo feito.

Por que fazer a averbação ou o registro do contrato?

A averbação ou o registro do contrato é obrigatório quando o titular reside no exterior, sendo facultativo, portanto, para os contratos internos. No entanto, o registro é altamente indicado para todas as situações, pois garante um acordo realmente seguro, além de conferir validade perante os terceiros.

Vale lembrar que no Art. 211 da Lei de Propriedade Industrial está especificada a necessidade de registro junto ao INPI para produzir os efeitos em relação a terceiros. No caso da franquia, por exemplo, isso é fundamental, pois se outra pessoa fizer um registro de marca idêntica à da franquia, é possível entrar com ações criminal e cível contra ela, pois estará auferindo lucro com uma marca alheia.

Conheça a credibilidade e qualidade do registro VILAGE

Para ter um contrato que envolve propriedade intelectual, tecnologia e franquia realmente de acordo com a lei, é fundamental contar com profissionais especializados e qualificados na elaboração, análise, revisão e parecer sobre tais contratos.

Uma empresa especializada vai promover o registro ou averbação dos contratos junto ao INPI, tendo um controle diário e o acompanhamento das providências necessárias e dos prazos durante todo o tempo de vigência do referido contrato. Então, tenha especialistas em propriedade industrial para produzir o seu contrato, pois eles vão inserir as cláusulas certas de acordo com o caso em questão.

A VILAGE atua ativamente em todas as etapas ligadas à negociação, redação, revisão e, claro, no registro efetivo do contrato perante o INPI. Assim você garante uma maior segurança, fica longe de erros e não tem que fazer retificações, atrasando a expedição do certificado de averbação ou registro – afinal de contas, tudo isso custa dinheiro.

A VILAGE assume o compromisso com a excelência em serviços, com a profissionais experientes e especializados para realizar todos os processos com total cuidado e segurança.

Até porque nosso foco é garantir o atendimento personalizado aos clientes, considerando sempre a necessidade de cada um.

Nossos serviços são todos certificados pelo BSI Brasil nos requesitos de operação do Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a ISO 9001.

Perguntas frequentes

Qual o tempo de tramitação para decisão do INPI?

Bom, normalmente é de 30 dias, contando sempre da data de publicação do pedido de registro na RPI ou da petição, de acordo com o Art. 211 da lei.

É preciso ter a marca registrada para fazer contrato de franquia?

É importante ter em mente que nenhuma empresa pode oferecer a possibilidade de ser franqueado se ela não tiver o registro da marca ou a carta patente. Por essa razão, a COF deve trazer a situação das marcas ou patentes perante o INPI.

Segundo a lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), só detém uma marca aquele faz o registro dela. Logo, o registro de marca para franquia é obrigatório junto ao INPI.

Falando de franquia, em caso de rompimento da relação ou não renovação, o que impede que a pessoa crie uma empresa com base em tudo o que aprendeu?

Para que situações complicadas como essa sejam evitadas, os contratos geralmente trazem em sua redação uma cláusula de não concorrência. Ela determina um período em que o ex-franqueado fica impossibilitado de abrir um negócio que se torne concorrência da franquia. Multas são estipuladas para garantir o cumprimento dessa cláusula. Além disso, pode até mesmo se configurar um crime contra registro de marca, contra patente ou concorrência desleal previstos pela Lei de Propriedade Intelectual.

Quais são os direitos concedidos nos contratos acima citados?

Assim que o objeto do contrato estiver definido, é preciso estabelecer o escopo dele, isto é, a forma como a propriedade intelectual, a tecnologia ou franquia será, de fato, usada. A utilização, modificação, sublicenciamento e exportação da tecnologia são algumas das opções existentes.

Além do mais, é preciso determinar o território onde a tecnologia vai ser explorada, ou seja, onde vai ser produzida, comercializada etc. Analisar o segmento de mercado nesse momento é essencial para tomar a melhor decisão.

É possível elaborar um contrato eficiente sozinho?

É fundamental elaborar um contrato que garanta segurança e que blinde a propriedade industrial, tecnologia ou franquia. Mas, para redigir um documento assim, o ideal e recomendado é contar com profissionais capacitados. Detalhe: é preciso evitar o uso de modelos prontos da Internet. Afinal de contas, tudo que constar no documento terá que ser cumprido por lei. Portanto, ao fazer o contrato de forma incorreta, você pode acabar se prejudicando.